Riconoscimento del Preuso del Marchio

Anmani_TMScorrendo la nuova legge sui marchi cinese (che entrerà in vigore il 1 maggio 2014) balza agli occhi il riconoscimento, per la prima volta in Cina, che la nuova legge accorda al preuso del marchio.

In Cina, infatti, vale il principio del “first-to-file”, ossia la titolarità di un marchio spetta a chi per primo ne ha presentato domanda di registrazione. La distorsione più frequente causata da questo principio è consentire l’“espropriazione” di un marchio da parte di un terzo. Questo avviene perché il titolare del marchio non ha provveduto a registrarlo tempestivamente in Cina.

La legge marchi, per fronteggiare questo rischio di espropriazione, ha sempre previsto il diritto di opporsi alla registrazione o di chiedere la cancellazione della registrazione di un marchio quando la sua registrazione sia il risultato di frode o mala fede. Si tratta tuttavia di un rimedio di non facile attuazione essendo difficile provarne i presupposti.

Adesso la nuova legge marchi riconosce anche il preuso del marchio prevendendo che:

Qualora, prima della presentazione della domanda di registrazione di un marchio, un terzo abbia già utilizzato un marchio uguale o simile per beni uguali o simili e il marchio abbia acquisito una certa notorietà, il titolare del marchio registrato non può impedire a tale soggetto di continuare ad usare il marchio nell’ambito utilizzato originariamente, salvo il diritto di chiedere siano aggiunti adeguati elementi distintivi” (articolo 59.3).

Il riconoscimento del preuso, tuttavia, non rappresenta comunque un’alternativa alla registrazione del marchio in Cina.

Questo riconoscimento, infatti, è soggetto a molti oneri e restrizioni allorché un terzo registri validamente il medesimo marchio in Cina e contesti a chi lo usa il diritto di continuare a farlo. Essi sono:

  • l’onere di provarlo;
  • l’uso può continuare soltanto nell’ambito originario in termini di:
    • ambito geografico;
    • fatturato derivante dalla vendita dei prodotti recanti il marchio in questione;
    • obbligo, se richiesto dal titolare del marchio registrato in Cina, di aggiungere degli elementi distintivi al marchio.

L’utilità del preuso però potrebbe manifestarsi in particolare in due ipotesi:

  • per difendersi dall’accusa di contraffazione da parte di chi abbia successivamente registrato il marchio. In questo caso il preuso consente di evitare sanzioni amministrative o responsabilità per danni;
  • per cercare di costringere chi ha registrato il marchio a cederlo per un corrispettivo ragionevole.

E’ auspicabile che le nuove norme di attuazione della legge marchi, non ancora adottate, chiariscano la portata di questa novità legislativa.


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